Nieuws

Met ingang van 23 maart jl. is de Europese merkenwetgeving op een aantal punten gewijzigd. Zowel de Merkenrichtlijn (bindende EU-richtlijnen voor de wetgeving in de lidstaten) als de Merkenverordening (wetgeving ten aanzien van het EU-merk) is aangepast. De wijzigingen in de Merkenrichtlijn hoeven pas over enige tijd in de nationale wetgeving te worden geïmplementeerd en gelden daarom vooralsnog niet voor de Benelux merken of andere nationale merken.

Wij besteden nu aandacht aan één van de wijzigingen op basis van de Merkenverordening, die van belang is voor de houders van Gemeenschapsmerken¹ (per 23 maart merk van de Europese Unie, of wel “EU-merk” genoemd). Indien u houder bent van een EU-merk dat vóór 22 juni 2012 is geregistreerd, kan deze wijziging ook actie van uw zijde vereisen!

Bij het aanvragen van een merk moet op basis van de zogenoemde Nice Classificatie worden aangegeven voor welke waren (producten) of diensten het merk geregistreerd wordt. De waren en diensten in de Nice Classificatie zijn ingedeeld in 45 klassen, 34 voor waren en 11 voor diensten. Elke klasse kent een standaardomschrijving, de zogenoemde “klasse titel”of “class heading”, waaronder weer een lijst valt van de specifieke producten of diensten die tot die klasse behoren. Vaak werden registraties verricht voor de gehele class heading, ervan uitgaande dat de registratie dan alle waren of diensten in die bepaalde klasse zou omvatten.

Op 19 juni 2012 bepaalde het Europees Hof echter in de “IP Translator” zaak dat de omschrijving van de goederen en diensten in voldoende mate ‘duidelijk en nauwkeurig’ moet zijn om de omvang van de bescherming van het merk te kunnen bepalen. Het registreren voor de enkele class heading was in dat kader (doorgaans) niet voldoende. Hierop heeft de Europese merkenautoriteit (EUIPO, voorheen OHIM) haar “class heading covers all” praktijk gewijzigd, waardoor de waren- en dienstenlijst voldoende duidelijk en precies moet worden opgesteld (hetgeen de class heading kan zijn, maar in andere gevallen meer duidelijkheid en precisering vereist). Deze praktijk is met de wijzigingen van 23 maart nu wettelijk vastgelegd.

Daarbij hebben de houders van een EU-merk dat vóór 22 juni 2012 geregistreerd is bovendien tot 24 september 2016 de tijd gekregen om bij het EUIPO een verklaring in te dienen ter verduidelijking van de waren- en dienstenomschrijving van hun EU-merk. Hierdoor worden EU-registraties van vóór de IP Translator uitspraak in overeenstemming gebracht met de huidige praktijk. Wij adviseren EU-merkhouders dringend hun EU-merken nauwkeurig te inventariseren en actie te ondernemen om verlies aan rechten te voorkomen.